특허 기술 전용 실시 권 설정 등록 계약서

 

특허 기술 전용실시권 설정 등록 계약서

 

가. 용도 및 사용시 유의 사항

 

 

특허권자가 자신의 사용 및 실시를 유보하고 타인에게 전용의 실시 권리를 허락할 경우에 사용된다. 전용 실시 권리는 사실상 매매에 가까운 준물권적 성격으로 인해 실시권자에게 강한 권리가주어진다. 하지만 권리 행사와 방어에도 보다 무거운 책임과 의무가 부여되기 때문에 관리와 책임소재를 명확히 할 필요가 있다.

전용 실시 권리의 허락은 내용과 성격상 자체 제조 설비 능력이 없는 대학이나 공공 연구기관에서 볼 수 있는 상대적으로 사용 빈도가 낮은 비보편적인 계약임을 감안할 필요가 있다. 특허 기술을 활용한 자금 조달 형태인 유동화증권을 발행할 경우 사용된다.

 

 

나. 예시

 

 

특허 기술 전용실시권 설정 등록 계약서

 

 

특허권자 △△△(이하‘갑’이라 한다)와(과) 실시권자 ○○○(이하‘을’이라 한다)은(는)‘갑’이 권리를 보유하고 있는 특허의 전용 실시와 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

 

다 음

 

제1조 (계약 목적)

본 계약은 제2조에 기재된‘갑’에게 특허권이 있는 기술(이하‘본건 특허’라 한다)에 관하여 ‘을’에게 전용 실시권을 부여하고,‘을’이 그에 대한 실시료를 지급함에 있어 당사자 간의 권리와 의무를 규정하는 것을 목적으로 한다.

 

제2조 (특허권 표시)

계약의 목적이 되는 본건 특허의 내용은 다음과 같다.

특허번호:

발명의 명칭 :

* 특허권 부여 국가, 특허 등록 번호, 등록 일자, 특허 발명의 대표 명칭, 복수 특허일 경우 대상 특허 열거, 출원 중인 관련된 특허 포함 여부 등에 대한 명확한 규정이 중요함. 1건 특허의 특정 독립 항을 대상으로 할 수도 있음. (특정 특허 번호의 몇 번 독립 항 등으로 명확히 표시할 필요가 있음)

 

 

제3조 (계약 기간 및 범위)

1항 : 본건 특허에 대한‘을’의 전용 실시권은 계약 체결일로부터 ( )년간 국내 전역에서 제조 및 판매에 존속한다.

* 실시 지역이 복잡할 경우 별도 조항으로 규정할 필요가 있음. 제조와 판매뿐만 아니라 대여(Lease), 전시 등 광고, 실험 및 테스트 사용 등 일체의 사용도 포함됨을 명시함. 또한 전용실시권의 내용과 성격을 보다 명확히 하기 위해 독립적인 전용 실시 허락 조항을 둘 필요성이 큼. (계약서 제목으로는 전용 실시 내용을 명확히 하기 어려움) 전용 실시 허락 조항을 별도로 둘 경우라면, 특허권자의 예외적 실시 여부 등에 대해서도 상세히 규정할 필요가 있음

 

2항 : ‘을’이 계약 연장을 원하는 경우에는 계약 만료일 ( )개월 이전에 계약 기간 연장 의사를‘갑’에게 서면으로 통보해야 하고, 계약 만료일 전에 연장 계약 또는 재계약을 체결해야 한다.‘을’이 상기의 정해진 기간 내에 계약 기간 연장 의사를 통보하지 않은 경우에는 계약 기간만료로 계약은 확정적으로 종료된다.

* ‘을’의 연장 통보만 있으면 무조건 연장되는지 여부를 명확히 할 필요가 있음

 

 

제4조 (실시권 설정 등록)

‘갑’은‘을’이 자기(‘을’) 비용으로 본 계약에 의해 허락된 전용실시권을 해당 관청(해당 특허청 등)에 설정 등록하는 것에 동의하고, ‘을’의 청구에 따라 필요한 서류의 무상 제공과 함께 설정 등록에 적극 협조해야 한다.

* 서류 등의 제공 시한을 합의할 필요성도 있음

 

제5조 (기술 지원)

‘을’이 본건 특허를 실시하여 제품을 생산함에 있어‘갑’에게 본건 특허의 실시와 관련된 기술 지원을 요청할 경우‘갑’은 이에 협력한다. 단, 소요되는 비용은‘을’의 부담으로 한다.

* 기술 지원의 내용과 소요 비용을 미리 규정해 두어야 함. 미리 규정하기가 힘들 경우에는 대략적으로 정하고 추후에 정산 하도록 합의하는 방법도 있음. 또한 비용에 세금 포함 여부도 명확히 해야 함

 

제6조 (특허 표시)

‘을’은 본건 특허를 실시하여 생산한 제품, 포장, 카탈로그 등에 본건 특허의 특허 번호를 표시 해야 한다.

* 특허 받은 내용을 실시한다는 규정이 광고와 마케팅 등에 필요할 경우도 있음

 

제7조 (개량발명)

‘을’이 본 건 특허에 기초한 새로운 발명을 하거나 기술을 개량한 개량발명에 대해서는‘갑’과 ‘을’의 협의 아래 귀속을 결정하기로 하되, 합의가 이루어지지 않을 경우에는‘갑’과‘을’의 공유로 한다. 만약 이러한 개량발명에 대해 특허권 등을 출원하고자 하는 경우 비용 부담은‘갑’과‘을’의 공동 부담으로 한다.

* 개량발명의 내용과 범위가 명확하지 않으면 분쟁으로 비화할 가능성이 큼. 개량발명의 범위를 미리 합의하기가 매우 어려운 만큼 협의체를 구성해 개량발명 여부, 공유시 지분과 보상 등의 문제를 결정하는 것도 바람직함. 또한 공동 출원의 경우 출원 업무 수행 주체, 절차 및 출원 대상 지역(특히 비용이 많이 소요되는 국제 출원의 경우에 대비) 등을 미리 합의하는 것도 필요함. 필요시 이들 문제를 모두 규정한 공동 출원 계약서를 부록으로 합의해 두는 것도 바람직함

 

제8조 (실시료)

1항 : ‘을’은 본 계약에 따른 실시권에 대한 대가로 ‘갑’에게 다음과 같은 실시료를 지급해야 한다.

1. 선급금 : 금 ( )원을 본 계약 체결 후 ( )일 이내에 현금으로 지급함

2. 경상실시료 : 본건 특허를 사용한 제품의 제조·판매로 발생된 총 매출액(매출액은 정기 주주총회 때 보고하는 영업 보고 및 감사 보고 자료로 공인회계사가 공인하는 금액을 의미함)의 ( )%를 지급함

 

* 개인 및 외국 기업이 대상일 경우 세금의 부담 주체를 미리 합의해 두어야 함(기술료에 세금 포함 여부 문제). 또한 제조·판매 이외의 대여 등 다른 용도로 사용한 경우의 기술료 포함 대상 여부도 미리 합의할 필요가 있음

 

2항 : 경상실시료 정산은 매년 1회 하는 것을 원칙으로 한다. ‘을’은 매년 4월말까지 전년도 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간 동안에 발생한 실시료를 ‘갑’에게 지급해야 하며, 본 계약 기간 만료 연도에는 만료일부터 60일 이내에 지불해야 한다.

3항 : ‘을’이 경상실시료를 기간 내에 지급하지 않을 경우에는 지체 일수에 당시의 ‘갑’의 주거래 금융기관 은행)의 정기예금 금리(또는 대출 금리)를 적용한 지체 상금을 지불해야 한다.

4항 : 제1항 제2호 소정의 경상실시료 지급에 관해서는 별도로 정하는 양식에 따라 생산 수량(위탁 생산 수량을 포함함), 판매 수량, 재고 수량, 매출 금액, 산출된 기술료 금액 등을 기재한기술료 산출 보고서를 ‘갑’에게 보고해야 한다.

* 보고 시한 및 보고에 대한 승인 여부 및 절차 등을 구체적으로 규정할 필요가 큼

5항 : ‘을’은 본 계약 체결일 이후에 제조된 제품의 생산, 수주량 및 판매액 등 경상기술료 산출에 관련된 정보를 기록한 장부를 비치해야 하며, ‘갑’은 필요한 경우 언제든지 관련 장부를 검사할 수 있다.

* 장부 검사 시한, 검사 가능 범위, 검사 관련 비용의 부담 주체, 오차의 정산 방법 및 책임 등에 대한 규정이 필요함

 

제8조 (대가 不반환)

)1항 : 본 계약상 특허권의 내용과 권리성 등에 대한 판단과 결정은 각 당사자의 책임과 판단으로 이루어지고, 이에 더해 ‘을’이 계약에 따라 ‘갑’에게 지급한 기술료 등은 어떤 경우에도 반환 하지 않는 것으로 한다.

2항: ‘갑’은‘을’의 특허권 실시가 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며, 실시에 의해‘을’에게 발생한 제3자에 대한 실시료 지불을 포함하는‘을’의 어떤 손실에도 책임을 지지 않는다. 다만‘갑’은‘을’이 성공적으로 극복할 수 있도록 최선을 다해 지원한다.

* 해당 특허의 양도 및 양수 대상의 적격성 등에 대한 판단은 각자의 판단과 책임으로 이루어지게 함으로써 보증 책임, 하자 등을 둘러싼 대가 반환 등의 문제를 명확히 규정할 필요성이 있음

 

 

제9조 (기록 보관 등)

1항 : ‘을’은 계약 기간 및 계약 만료 후 ( )년 동안 본 계약에 따른 실시료 산정에 관한 회계 자료 를 보관하며,‘갑’의 요구가 있을 경우‘갑’에게 제출해야 한다.

2항 : ‘갑’은 필요에 따라 ‘갑’의 직원 또는 ‘갑’이 지정한 공인회계사를 파견하여 실시료 산정에 관 련한‘을’의 제반 서류를 조사할 수 있다.

 

제10조 (특허 관리)

1항 : ‘갑’은 계약 기간 동안 본건 특허에 관한 관리 의무를 부담한다. 만약 ‘을’이 자신의 비용으로 본건 특허의 관리를 위한 조치를 취할 경우,‘을’은 그로 인한 비용을 ‘갑’에게 지불하는 실시료 에서 공제할 수 있다.

2항 : 제3자가 본건 특허를 침해할 경우, ‘을’은 자신의 비용으로 침해 배제에 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우‘갑’은‘을’에게 침해 배제에 필요한 모든 협조를 제공한다.

3항 : 제3자의 침해로 인해 배상받게 되는 손해배상금은 침해 배제를 위해 자신의 비용으로 법률조치를 취한 당사자의 이익으로 한다.

 

제11조 (특허권 양도 등)

‘갑’은 계약 기간 동안 본건 특허를 포기하거나 타인에 양도할 수 없으며, 법률상 또는 기타 행정상 필요에 의하여 양도할 경우 ‘을’의 권리 보호를 위한 제반 조치를 취해야 한다.

 

제12조 (실시권 양도 등)

‘을’은 ‘갑’의 사전 서면 동의 없이는 본건 특허에 대한 실시권의 제3자 양도, 담보 제공, 재실시를 설정할 수 없다.

 

제13조 (비밀 유지 의무)

 

1항 : ‘을’은 본건 특허와 관련한 비밀 정보를 타인에게 누설해서는 안 된다.

2항 : ‘갑’은 ‘을’이 전항의 규정에 위반했다고 인정할 때는 이를 객관적으로 증명한 후 즉시 본 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다.

 

제14조 (계약 해지 등)

1항 : 다음 각 호에 해당하는 사유 발생시 상대방 당사자는 ( )일의 기간을 정해 위반 당사자에게 시정을 요구할 수 있고, 기간 내에 시정이 이루어지지 않는 경우에는 서면으로 계약을 해지할 수 있는 권한을 가지며, 그에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 손해배상금 은 금 ( )원으로 예정한다.

* 손해배상금의 예정은 합리적인 추정과 이에 대한 합의가 필요하므로 아래 각 항목에 대해 개별적으로 규정하는 것이 바람직함

1.‘갑’이 본건 특허의 실시권 설정 행위를 완료했는데도 ‘을’이 ( )일 이내에 실시를 포기한 경우와 명백히 포기한 것으로 볼 수 있는 경우

2.‘을’이 조업을 중단하여 상당 기간 동안 조업이 재기될 가능성이 없다고 인정되는 경우

3.‘갑’이 본건 특허의 실시권을 성실히 부여하지 않은 경우

4. 계약 당사자 중 한 쪽이 계약의 의무를 위반해 계약의 목적 달성이 어렵다고 객관적으로 판단되는 경우

2항 : ‘을’이 본건 특허를 실시하는 과정에서 경제성, 상업성이 없다고 판단하여 계약의 목적 달성이 어렵다고 확정적으로 판단한 경우 ‘을’은 계약을 해지할 수 있다. 다만 이 경우에도‘을’은 이미 지급한 선급금, 기타 기술료의 반환을 요구할 수 없다.

3항 : ‘을’이 해산·청산·파산·지급불능 등의 사유로 사업을 계속할 수 없거나 ‘을’의 대표이사가 소유 주식 및 회사에 대한 경영권을 제3자에게 양도하여 본 계약서 관련 사업에서 벗어난 경우 계약에 의한 ‘을’의 실시권은 자동으로 소멸한다. 다만 이 경우 ‘을’은 선급금을 포함해 ‘갑’에게 이미 지급한 실시료의 반환을 청구할 수 없다.

4항 : 본 계약이 해지 또는 해제 등의 사유로 종료되고 본건 특허에 관하여 전용실시권이 설정되어 있을 때는 ‘을’은 종료일로부터 1개월 내에 전용실시권 설정 등록을 말소해야 하며, 이를 지체하는 매 1월마다 ‘갑’에게 금 [1천만]원을 위약금으로 지급해야 한다.

 

제15조 (불가항력)

본 계약의 어느 한 쪽도 계약 이행에 있어 천재지변 또는 불가항력으로 발생하거나 기타 한 쪽의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 않는 하자로 인해 발생한 어떠한 성격의 손실 또는 손해에 대해서도 다른 한 쪽은 상대방에게 책임을 지지 않는다.

* 필요시 불가항력의 내용과 범위를 좀 더 좁게 합의할 수도 있음

 

제16조 (분쟁 해결)

본 계약 혹은 쌍방의 의무 이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우‘갑’과‘을’은 상호 협의를 통해 원만히 해결토록 노력해야 하며, 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 _________법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

* 분쟁 해결의 또 다른 방법으로서 중재에 의한 해결을 합의할 수도 있음. 중재 결정 과정이 비공개인 장점이 있어 비밀을 요하는 기술 관련 계약의 분쟁 해결 방법으로 적당함 (예문 : 본 계약의 분쟁은 대한상사중재원에서 동 중재원의 중재 규칙이 정한 바에 따라 중재에 의해 처리한다)

 

계약의 체결을 증명하기 위해 본 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각각 기명 날인을 한 후 1통씩 보유하기로 한다.

 

제17조 (계약의 효력)

1항 : 본 계약의 효력은 쌍방이 서명 또는 기명 날인한 날(계약 체결일)부터 발생한다.

* 제3조 1항의 계약 기간과 기산일을 같게 함

2항 : 본 계약은 ‘갑’과 ‘을’ 간의 특허 기술 전용 실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로, 이전에 ‘갑’과 ‘을’ 간의 모든 문서에 우선한다. 또한 본 계약과 관련 있는 다른 협의나 계약은 이 계약서에 언급되고 서면으로 작성되어 권한 있는 당사자의 서명이 없는 한 효력이 없다.

3항 : ‘갑’과‘을’은 계약 체결 후 주소, 대표자 등 중요한 사항을 변경했을 경우에는 상대방에게 서면으로 통지해야 하며, 불이행으로 인한 상대방의 착오는 중요한 사항이 변경된 자의 항변으로부터 면책된다.

 

제18조 (해석)

본 계약에 명기되지 않거나 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대해서는 쌍방의 합의에 의해 결정한다.

 

제19조 (입회 중개인)

본 계약은 ( )가 입회·중개했다. 따라서 ( )는 본 계약이 정상적으로 체결됐음을 보증하며, 체결 과정에 어떠한 기망·착오·의사 표시의 불일치가 없었음을 확인한다.

* 입회 중개인은 필요시에 기재하며, 입회 및 중개에 따른 책임 이외에 별도의 보증 책임이 없음을 명시할 필요가 있음

* 굳이 포함시키지 않아도 무방함

 

본 계약의 체결을 증명하기 위해 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각각 서명 또는 기명 날인한 후 1통씩 보유하기로 한다.

 

첨부：1. ‘갑’과 ‘을’의 법인인감증명서 1부

2. ‘갑’과 ‘을’의 사업자등록증 사본 1부

 

 

○○○○년 ○월 ○일

갑 : _____________________________

을 : _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

술